律师代理某制药公司参与某自然人芮某诉其商标侵权纠纷一审、二审案

原告芮某起诉至北京市朝阳区人民法院，主张被告某制药有限公司、北京某医药有限责任公司朝阳第三分店侵犯其核准注册第9314762号“福寿堂”商标的商标专有权，要求两被告停止侵权、赔偿损失、登报消除影响。

我所律师代理被告某制药有限公司进行抗辩，主要抗辩理由为被诉侵权商品与原告商标核定使用的商品不相同也不类似，被告的使用不构成突出使用，不是作为商标使用，为被告正常的企业名称，不会导致相关公众的误认。

一审法院认定被告的使用未以显著突出的方式使用“福寿堂”三个字，不属于将他人注册商标作为企业字号突出使用的行为。驳回了原告的起诉。二审法院维持了一审判决。

具体的理由如下：

一、被告的企业名称申请在先，企业具有一定规模，被告没有使用原告商标的主观恶意

1.我们企业规模大，成立于原告申请商标之前。

我们的企业成立与2004年4月，距今已经12年了，而原告商标申请日期是在2011年，我的字号比原告商标早了整整7年，在这7年中，我们企业不断发展，有了较大的知名度。某制药有限公司是一家集药品研发、生产、药品零售为一体的综合性现代制药企业，主要从事固体、液体制剂的开发与生产。公司位于湖南省湘潭市国家级高新开发区，地理位置优越，交通便利，于2004年投资1个多亿进行了符合GMP规范要求的异地改建，一期工程占地面积200亩，建筑总面积32500m2。公司有硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、煎膏剂和糖浆剂（含中药提取）产品生产线，现有药品生产批文73个，其中独家品种1个。公司生产、检验设备、设施满足现有品种的生产检验需求，按照GMP要求严把产品质量关，做到供应商审计严控物料入库关，建立三级质管网严抓日常监管关，公司产品质量合格率100%,社会抽检合格率100%，二0一六年元月公司通过GMP再认证。

我认为，我们享有正当的商号权。我们的商号注册在先，而像这种商标权与商号权产生冲突是，法律理应当保护在先的权利，为此，我们也采取了相关的措施，比如商标无效等程序，来维护我们正当的权益。我们自己注册了商标，有了自己的品牌，由于原告的商标并没有使用，我们使用商号的时候也并不知道原告注册有“福寿堂”商标，我们并没有主观的恶意，更不存在傍原告的名牌，搭原告的便车。

原告具有恶意抢注商标的行为，并且靠抢注商标盈利，违背诚实信用的原则。

（1）原告没有真实的使用原告商标，并无相关的产品生产与销售。

（2）原告商标“福寿堂”是原告抢注后用来牟取非法利益的。目前原告将该商标正在准备出售。

（3）原告在多个类别分别抢注了“吉客士”“迈焚希”“曼歌芬”“凯斯雷克”等商标，并且在网上进行出售商标。原告还注册了吉客士XX公司，原告和该公司有大量的关于“吉客士”的商标，这与中国西式快餐特许加盟第一品牌“德克士”是相似的，而且都是从事餐饮加盟。该公司的加盟行为在网上被指是骗局。

二、被诉侵权商品与原告商标的商品不相同也不类似

1.原告商标所在的商品在商标分类表上为30类，具体为“虫草鸡精、非医用营养液、食用王浆（非医用）、非医用营养胶囊，螺旋藻（非医用营养品），非医用营养粉，调味料”。

而我们的产品是“阿胶补血口服液”和“阿胶颗粒”是在第5类，是属于医用药的产品。具体是属于0501小类中的人用药，而人用药与30类中原告商标所在商标权的类别并非相同或者相类似商品。从我方提供的证据也能看被诉侵权产品为药品，是有药品批准文号的。同时在包装上是有明显的OTC标准，明确的说明这是非处方药。

2.不仅是从商标分类表上看出两者非相同和类似商品，在实际的生产和销售中两者也相差较大，并非类似商品。

（1）从两者的功能和用途上存在不同。被诉商品是属于药物，有着明确的治疗功能，就像产品书上写的一样，其功能主治：“补益气血”“滋阴润肺”“用于气血两需所致的久病体弱、目晕、虚劳咳嗽”，“滋阴养血”“补肺润燥”“用于血虚微黄、眩晕心悸，心烦不眠，肺燥咳嗽，贫血”而营养液，包括原告商标上的虫草鸡精、非医用营养液、非医用营养胶囊等等，这些都是属于保健食品，在包装上也是不允许有治疗疾病的目的的。与被诉商品的药品相比，在功能和用途上是相差较远的。

（2）从在成分上来讲，被诉商品主要成分是“阿胶”，但是，我们知道，阿胶是属于药品的，是需要国药准字的药品的，从中医角度来讲，阿胶补血养精，过食会损伤脾胃，也就是说阿胶是不能当做食品，也与原告商标指定的营养液、食用王浆、非医用营养粉、调味精是存在巨大差别的。

（3）从商品的生产者和消费者上以及商品的销售渠道和销售场所上均有不同。

三、被诉商品上并没有将原告的商标作为字号而“突出使用”

突出使用，是指将与商标权人注册商标文字相同或相近似的字号从企业名称中脱离出来，在字体、大小、颜色等方面突出醒目地进行使用，使人在视觉上产生深刻印象的行为。突出使用的字号所具有的商标意义，构成了认定侵犯注册商标专用权的基础。而我们是有着自己的企业字号的，我们并没有将“福寿堂”三个字作为商标在使用，我们在产品的包装上有着我们的商标“血康宝”并还明确的标识是注册商标，某制药有限公司是我们企业的全称，我们是正常的使用。虽然在“福寿堂”三个字有细微的字体不一致，但是很显然与被告的注册商标也是完全不同的。我们并没有将“福寿堂”从我们的企业名称中脱离出来，而突出醒目的使用，也没有将“福寿堂”三个字字号放大，颜色也没有突出，我们的包含“福寿堂”三个字的企业名称是整体的在包装的下方，并不突出醒目。所以是不具有独立或者相对独立的标识意义，不是一种具有商标意义的使用行为，不能将其纳入商标侵权范围。

四、被诉商品企业名称的使用并不会导致相关公众的误认

关于混淆，也不认同，首先基于在商品是不相同和类似的，我们是在作为企业名称使用上。其次，我们企业是有较大规模的，在行业内有较大知名度和影响力，而原告没有在行业内使用，从原告注册的全部商标来看，其所涉及的行业较多，明显是在注册买卖商标。综上，被告的使用并不会导致包括消费者在内的相关公众对原告与被告产生误认和混淆。

五、被告不应赔偿给原告任何费用

原告至少是连续三年没有对注册商标进行使用，完全是利用注册商标不正当地投机取巧。种种证据证明，作为注册人的原告并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，在这种情况下，我们认为，原告不能获得任何的赔偿，也包括所谓的合理费用。其次原告没有对其所主张的合理费用拿出任何的证据。

六、关于原告所主张的不正当竞争行为

原告商标并没有使用，更没有任何的知名度，我们不具有攀附注册商标商誉的主观恶意。

关于认定不正当竞争行为的情形。我们认为由于企业名称权具有自身的权利屏障，商标专用权不能当然地将其权利范围延伸到企业名称权的边界之内。我们认为应该综合考虑主观上的状态、客观上的市场混淆可能性以及其他相关因素，来决定是否存在不正当竞争。我们拥有自己的商标品牌，不知道他人注册商标的存在，没有为攀附该注册商标的商誉而将与其相同或近似的文字用作企业名称中的字号的意图，因此也不构成不正当竞争。

综上所述，我们认为我们是对我们自有商号的正当的使用，而原告是恶意的进行抢注，是利用注册商标不正当地投机取巧。并且我们也认为原告侵犯了我们的商号权，也正在采取其他的途径，包括无效对方的商标，从而来维护我们的权益。所以我们恳请法院维护市场的正常秩序，驳回原告的第1-4项的诉讼请求，并且由原告承担本案的诉讼费。

原告芮某对一审法院的判决不服，向北京知识产权法院提起上诉，北京知识产权法院维持了一审判决。

二审判决：北京知识产权法院《民事判决书》[（2016）京73民终1090号]。

此外，还有商品的类似的问题。由于医药领域比较复杂，是否属于药品是否有OTC认证这些在理论上还有不同的观点，所以在该点上我们也进行了较为详细的答辩。